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In due articoli precedenti abbiamo analizzato i primi due divieti imposti dalla legge sulla registrazione del marchio di forma o marchio tridimensionale. 

Ricordiamo che il marchio di forma è costituito dalla forma di un prodotto, oppure del suo contenitore o del suo imballaggio, oppure anche da una rappresentazione bidimensionale composta da disegni o motivi ripetuti sulla superficie del prodotto.

In particolare, come visto, non possono essere registrati come marchi di forma i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto – la cosiddetta forma necessaria – né dalla forma del prodotto funzionale a ottenere un risultato tecnico – la cosiddetta forma funzionale.

In questo articolo analizzeremo il terzo e ultimo divieto sulla registrazione dei marchi di forma, ossia quello di registrare come marchi segni costituiti dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Cosa si intende per “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”?

Ci si riferisce a quelle forme che incidono in modo determinante sull'apprezzamento del prodotto da parte del consumatore e che, quindi, sono determinanti nella scelta del suo acquisto. In altre parole, la forma del prodotto ha un particolare pregio che incide sostanzialmente sul valore percepito dal pubblico di quel prodotto e che gli attribuisce una preferenza. 

Ad esempio, l'ufficio europeo dei marchi ha rifiutato la richiesta di registrazione come marchio di forma di un altoparlante stereo wireless di design prodotto dal famoso brand Bang & Olufsen

Qual è lo scopo del divieto? Le forme che danno un valore sostanziale al prodotto gli conferiscono una qualità estetica che trascende l'esigenza di distinguerlo dai prodotti analoghi provenienti da altre imprese. Insomma, il valore estetico di quelle forme presenta un di più che è da solo in grado di determinare la scelta dei consumatori e che, per questo motivo, dovrebbe essere tutelato con uno strumento giuridico più adeguato del marchio di forma, ossia con la registrazione come disegno o modello di design. 

La tutela come disegno o modello, a differenza di quella accordata al marchio registrato, garantisce al beneficiario una privativa – ossia un diritto di esclusiva su quel disegno o modello – limitata nel tempo. Nello specifico il limite è di cinque anni, rinnovabili fino a un totale di massimo venticinque anni.

Il marchio registrato, invece, assicura al suo titolare un diritto di esclusiva sul segno potenzialmente infinito; infatti, la registrazione dura dieci anni ma può essere rinnovata senza limiti. 

Dunque, anche in questo caso, il divieto ha lo scopo di impedire che la forma del prodotto dotata di particolare pregio – tale, infatti da rendere determinante l'acquisto di un determinato prodotto – possa essere monopolizzata a tempo indeterminato da un unico imprenditore

In un caso abbastanza recente, il tribunale di Milano ha ritenuto che il marchio tridimensionale possa godere della tutela dei marchi registrati qualora la forma di cui si chiede la registrazione non abbia una valenza estetica tale da configurare un ornamento del prodotto essenziale agli occhi del consumatore interessato all'acquisto. 

Nel caso in esame si trattava di un tessuto floreale “Flora” di Gucci, a cui è stata negata la registrazione come marchio in quanto l'elemento estetico è risultato preponderante su quello distintivo. Secondo il tribunale, quella forma sarebbe stata tutelabile attraverso la registrazione come modello ornamentale, come detto limitata nel tempo. Al contrario, è stata ritenuta valida la registrazione di un altro marchio di forma bidimensionale, sempre di proprietà di Gucci, costituito dalla riproduzione delle lettere G maiuscole e quadrate, in successione alternata, in quanto sulla valenza estetica e il pregio ornamentale avrebbe prevalso la funzione distintiva di riferimento alla celebre maison di moda.

In definitiva, la legge si preoccupa di scongiurare un utilizzo strumentale della tutela del marchio, che finirebbe per attribuire un indebito vantaggio economico nei confronti dei concorrenti: per questo, solo quei segni che abbiano lo scopo di identificare l'origine di un prodotto possono essere registrati come marchi e godere della relativa tutela. Disegni, modelli, invenzioni e opere dell'ingegno godono, invece, di una tutela diversa e non possono essere scambiati per segni distintivi dell'imprenditore. 

 

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Avv. Maria Irene Severino

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