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In un precedente articolo, di cui trovate il link qui sotto, abbiamo parlato delle differenze di tutela giuridica tra marchio debole e marchio forte

Riassumendo: il marchio debole è caratterizzato da una rilevante componente descrittiva e richiama significativamente la denominazione generica del prodotto che contrassegna. Proprio per questo ha una scarsa capacità distintiva e, quindi, gode di una tutela inferiore rispetto al marchio forte. 

Al contrario, il marchio forte è dotato di una forte capacità distintiva proprio perché è totalmente svincolato dal prodotto che rappresenta – si tratta, quindi, di un nome di pura fantasia che non richiama il prodotto.

Di regola, un marchio registrato forte gode di un'altrettanto forte tutela giuridica: infatti, nessun altro potrà fare uso di un segno uguale o simile. Se un segno presenta delle significative differenze rispetto al marchio forte ma quest'ultimo è comunque riconoscibile, si configura un'ipotesi di contraffazione. Al contrario, se il marchio è debole, la tutela risulta attenuata perché sarebbero sufficienti delle modifiche minime per escludere la contraffazione. 


Il secondary meaning del marchio

Ma è sempre così? Non proprio. In particolare, in questo video parliamo di un fenomeno grazie al quale un marchio astrattamente debole e dotato di scarsa capacità distintiva riesce a essere tutelato come un marchio forte. Si tratta del cosiddetto fenomeno del “secondary meaning”, che si fonda sull'articolo 13 del Codice di proprietà industriale:

in base a questa disposizione di legge, possono essere registrati come marchi i segni che, anche se inizialmente privi di carattere distintivo, lo abbiano acquistato per l'uso che ne sia stato fatto

Nello specifico, quale uso del marchio debole potrebbe fargli acquistare un notevole carattere distintivo? Il marchio potenzialmente debole può acquisire una forte capacità distintiva se su di esso vengono compiuti significativi investimenti pubblicitari e di marketing.

Nel video precedente avevamo fatto l'esempio del marchio iPhone. Avevamo detto che iPhone sarebbe, in astratto, un marchio debole, perché composto quasi esclusivamente dalla parola “phone”, nome generico del prodotto. Tuttavia, il titolare del marchio ha compiuto massicci investimenti pubblicitari sui prodotti marchiati iPhone e, proprio grazie a tali investimenti, oggi il consumatore medio riesce immediatamente a riconoscere quando si trova di fronte a un iPhone originale e quando, invece, ha a che fare con un prodotto contraffatto. Il marchio, dunque, è diventato forte in quanto dotato di notevole carattere distintivo. Come? Grazie alle massicce campagne pubblicitarie. Come concludevamo nel precedente video, quindi, che non vi venga la brillante idea di marchiare il vostro nuovo cellulare uPhone.

Un altro esempio riguarda il noto marchio italiano Divani&Divani. È evidente che Divani&Divani sia un marchio descrittivo e, quindi, potenzialmente debole. In quanto tale, dovrebbe essere sufficiente una sua minima modifica per escluderne la contraffazione e il rischio di confusione da parte del pubblico dei consumatori. 

Ciò nonostante, la giurisprudenza ha condannato il titolare del marchio Divini&Divani – che si era evidentemente “ispirato” al noto Divani&Divani – proprio per il carattere distintivo che l'ormai notorio marchio che contrassegna sofà e poltrone aveva progressivamente acquistato grazie all'investimento pubblicitario dei suoi proprietari. 

 

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Avv. Maria Irene Severino

Sullo stesso tema:

- MARCHIO DEBOLE E MARCHIO FORTE: DIFFERENZE DI TUTELA GIURIDICA

- IL MARCHIO DI FATTO: TUTELA GIURIDICA E ASPETTI PROBLEMATICI

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