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In un articolo precedente, abbiamo introdotto il tema del marchio di forma o marchio tridimensionale e della sua tutela. 

In particolare, abbiamo visto che il marchio di forma è costituito dalla forma di un prodotto, oppure del suo contenitore o del suo imballaggio, oppure anche da una rappresentazione bidimensionale composta da disegni o motivi ripetuti sulla superficie del prodotto, come ad esempio il disegno a quadrati dei tessuti Burberry.

Abbiamo poi visto che la tutela del marchio di forma incontra delle specifiche limitazioni. In particolare la legge impone il divieto di registrare come marchi di forma segni costituiti esclusivamente:

  1. dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; 
  2. dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
  3. dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. 

Nel video precedente abbiamo analizzato il primo divieto che, come detto, prevede l'impossibilità di registrare come marchio la cosiddetta forma essenziale e necessaria del prodotto, in quanto priva di carattere distintivo. 

In questo video analizzeremo il secondo divieto, ossia quello di registrare come marchio quei segni costituiti dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

Si tratta della cosiddetta forma funzionale, cioè della forma dettata da ragioni di utilità tecnica.

In questo caso lo scopo del divieto è tutelare il mercato evitando che un soggetto diventi titolare di un'esclusiva potenzialmente perpetua su alcune soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali di un prodotto le quali possono, invece, essere tutelate tramite il brevetto per invenzione. Infatti, la legge concede un'esclusiva sulle invenzioni brevettate per un periodo di massimo vent'anni. La registrazione del marchio, invece, dura per un periodo di dieci anni ma può essere rinnovata senza limiti.  

Qualche anno fa, la multinazionale Nestlé è stata coinvolta in un caso giudiziario, svoltosi davanti al Tribunale federale svizzero, in relazione al noto brand Nespresso di sua proprietà. In particolare, Nestlé, una volta scaduto il brevetto sulle capsule del caffè Nespresso, era riuscita a ottenere la registrazione delle capsule come marchio di forma. Nel 2011 Nestlé ha citato in giudizio un'impresa che produceva capsule del caffè compatibili con le macchine Nespresso, ma interamente biodegradabili, per presunta contraffazione del marchio di forma. 
Il Tribunale federale ha respinto la domanda di Nespresso e ha anche dichiarato la nullità del marchio di forma perché ha ritenuto che le fattezze delle capsule Nespresso fossero funzionali all'ottenimento di un risultato tecnico. In altre parole, la capsula del caffè avrebbe quella forma particolare per proteggere l’aroma del caffè, per proteggere il caffè dall’aria, dalla luce e dall’umidità, per permettere all’acqua di attraversare in modo uniforme il caffè macinato, e così via. 

La sconfitta legale di Nestlé e Nespresso ha reso di pubblico dominio la forma delle capsule Nespresso, che dunque oggi può essere riprodotta da chiunque. Quindi, se vi eravate chiesti se tutte le capsule compatibili che si trovano oggi sul mercato siano prodotte e vendute legittimamente, la risposta è sì. 

Nel prossimo video vedremo l'ultimo divieto imposto dalla legge sulla registrazione dei marchi di forma, che si concretizza nell'impossibilità di registrare come marchio un segno che sia costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto – formula un po' oscura che cercheremo di spiegare, come sempre, in termini semplici. 

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Avv. Maria Irene Severino

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MARCHIO DEBOLE E MARCHIO FORTE: DIFFERENZE DI TUTELA GIURIDICA

- MARCHIO DEBOLE E MARCHIO FORTE: IL FENOMENO DEL SECONDARY MEANING

IL MARCHIO DI FATTO: TUTELA GIURIDICA E ASPETTI PROBLEMATICI

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