Il marchio di fatto: tutela giuridica e aspetti problematici

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Il marchio è uno dei segni distintivi tipici dell'imprenditore; in particolare, il marchio serve a  distinguere i prodotti o i servizi provenienti da un determinato imprenditore dai prodotti o dai servizi di altri operatori economici. 

La legge offre agli imprenditori la possibilità di tutelare il proprio marchio attraverso la sua registrazione. La registrazione del marchio conferisce al suo titolare il diritto di farne un uso esclusivo.

Il diritto all’uso esclusivo del marchio comporta, in linea generale, che il soggetto in cui favore è stata effettuata la registrazione può impedire a chiunque altro di porre in commercio o pubblicizzare prodotti o servizi che siano contraddistinti da un marchio simile o identico.

Anche se la registrazione del marchio costituisce l'unico strumento che garantisce al suo titolare un diritto di esclusiva, alcuni diritti connessi al marchio non sono legati alla sua registrazione ma sorgono attraverso il semplice uso di fatto del segno da parte del suo titolare. 

Il nostro ordinamento, infatti, tutela anche il cosiddetto marchio di fatto, ossia quel segno utilizzato per contraddistinguere prodotti e servizi che non è stato sottoposto alla procedura di registrazione. 

La tutela del marchio di fatto si ricava indirettamente da due disposizioni di legge: l'articolo 2571 del Codice civile e l'articolo 12 del Codice della proprietà industriale e si differenzia a seconda che il marchio sia generalmente noto o abbia notorietà esclusivamente locale. 

- l'articolo 2571 del Codice civile prevede la cosiddetta regola del preuso. Se qualcuno registra un marchio uguale o simile al mio marchio di fatto, io posso continuare a usarlo, ma, attenzione: solo nei limiti del preuso, cioè dell'uso che ne ho sempre fatto. In altri termini, non posso usare quello stesso marchio per estendere il mio mercato, limite non da poco. 

- l’articolo 12 del Codice della proprietà industriale, invece, impedisce di registrare un marchio identico o simile a un segno che sia già conosciuto in un ambito non esclusivamente locale. Cosa significa? Che se il marchio di fatto è sufficientemente noto, il suo titolare può agire contro chi registra un marchio simile o uguale prima di lui, proponendo un'azione di nullità. Se, invece, la notorietà del marchio di fatto è esclusivamente locale, il suo titolare non potrà agire per ottenere la dichiarazione di nullità del marchio indebitamente registrato. Però potrà continuare a fare uso del segno, anche se – come detto - solo nei limiti dell'uso che ne ha sempre fatto. 

Riassumendo:

la tutela del marchio di fatto si fonda su due elementi:

1. il suo uso effettivo

2. la sua notorietà.

Questi due elementi, uso effettivo e notorietà, inoltre, sono anche gli unici strumenti per provare di essere titolari del segno. 
A questo riguardo, per la giurisprudenza non si può dimostrare la titolarità di un marchio di fatto se il suo uso non è intenzionale e continuo ma soltanto sporadico, precario, sperimentale o occasionale.

 

Marchio di fatto: conviene registrarlo?

Registrare un marchio certamente costa; ma chi non registra il marchio, cosa rischia? Che qualcun altro lo registri prima di lui. E in questo caso, l'unica arma a disposizione del malcapitato titolare del marchio di fatto sarà agire in giudizio per ottenere una dichiarazione di nullità del marchio registrato, giudizio ben più costoso rispetto alla pratica della registrazione. 

Senza contare che l'ancora più malcapitato titolare di un marchio di fatto che ha notorietà esclusivamente locale, non potrà fare altro che subire l'utilizzo del segno da parte di colui che ha avuto la prontezza di precederlo nella registrazione. 

La registrazione del marchio, dunque, è l'unica strada che garantisce al titolare un diritto di esclusiva certo, che può essere provato semplicemente esibendo il certificato di registrazione e, per questo, offre dei vantaggi di gran lunga superiori rispetto al marchio di fatto. 

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In materia di marchio: 

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