Contratti a tutela della proprietà intellettuale

Il nostro studio legale a Verona assiste società, web agency e imprenditori, nonché creator, grafici pubblicitari, influencer e artisti, attraverso la redazione di contratti commerciali in materia di proprietà intellettuale e/o industriale.

L'obiettivo principale di questa particolare tipologia di contratti consiste nel disciplinare in modo chiaro le vicende dei cosiddetti diritti di proprietà intellettuale fra le parti del contratto: così facendo, ad esempio, non ci saranno dubbi su quale sia la parte contrattuale a cui spettano:

• i diritti d'autore sull'opera dell'ingegno realizzata in forza del contratto (il committente o il prestatore d'opera?);
• i diritti di proprietà industriale su marchi, trovati, invenzioni, disegni o modelli di design – privative disciplinate dal Codice della proprietà industriale – oggetto dell'accordo contrattuale (il titolare o il cessionario?).

Fare chiarezza sulla titolarità dei diritti attraverso un contratto consente di prevenire ed evitare lunghi e costosi contenziosi.

Ad esempio, se una società commissiona a un creator la realizzazione di un sito web, oppure di un logo, o di un qualunque altro contenuto protetto dal diritto d'autore, è opportuno che il contratto specifichi espressamente se tutti i diritti economici d'autore sull'opera commissionata sono ceduti al committente.

Al contrario, se un artista vende una propria opera d'arte a una galleria, il contratto potrebbe prevedere il pagamento di una percentuale a titolo di royalty sullo sfruttamento economico dell'opera stessa.

Una clausola affine potrebbe essere inserita in un contratto con cui un imprenditore concede in licenza a un altro imprenditore il proprio marchio: il titolare del marchio avrebbe dunque diritto a riscattare una percentuale sulle vendite dei prodotti contrassegnati con il proprio marchio effettuate dal licenziatario. Il contratto può anche stabilire se il marchio è concesso in licenza esclusiva o non esclusiva, sempre a seconda delle esigenze del relativo titolare e degli interessi delle parti contraenti.

L'inventore di un trovato potrebbe avere l'esigenza di sottoporlo ad alcuni imprenditori affinché lo commercializzino. L'inventore dovrebbe tutelarsi nei confronti dei suddetti imprenditori attraverso uno specifico patto di riservatezza (o non disclosure agreement) in grado di garantire alla “parte rivelante”, ossia all'inventore stesso, che tutte le informazioni rivelate in relazione al trovato non vengano divulgate a terzi o utilizzate dall'imprenditore abusivamente, senza il consenso dell'inventore.

Questi sono solo alcuni esempi di questioni connesse ai cosiddetti diritti IP che un contratto adeguatamente predisposto è idoneo a risolvere.

Quali tipologie di contratti di proprietà intellettuale esistono?

Esistono moltissime tipologie di contratti riguardanti, direttamente o indirettamente, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale; di seguito ci limitiamo ad elencare i principali:

• contratto di prestazione d'opera intellettuale, il quale discilina, ad esempio, i rapporti fra colui che commissiona la realizzazione di un'opera dell'ingegno (come un sito web, un logo, una fotografia) e il relativo autore;
• contratto di collaborazione commerciale, ad esempio, tra un'impresa committente e un creator; questa figura ben si adatta a rapporti di durata;
• contratto di outsourcing, quando l'opera dell'ingegno viene commissionata, ad esempio, a un freelance esterno alla struttura aziendale;
• contratto di cessione del marchio e/o del brevetto;
• contratto di licenza d'uso del marchio e/o del brevetto;
• patto di riservatezza o non disclosure agreement, per tutelare la segretezza delle informazioni relative a taluni diritti di proprietà industriale;
• contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare dei diritti patrimoniali d'autore, funzionale a disciplinare l'acquisto dei diritti di sfruttamento economico di un'opera (che non sempre vengono automaticamente ceduti attraverso la vendita e/o la donazione del supporto materiale dell'opera stessa, come approfondiamo in questo video sulla nota artista Maria Lai);
• contratto di cessione dei diritti connessi al diritto d'autore, come, ad esempio, i diritti sulle cosiddette “mere fotografie”, ossia quelle immagini fotografiche che, pur non considerate opere dell'ingegno (per la carenza di taluni requisiti di legge), vengono comunque tutelate dalla legge sul diritto d'autore;
• contratto di software (vendita, licenza d'uso, sviluppo di software), con il quale si disciplina la cessione dei diritti di proprietà intellettuale relativi al software e, in particolare, stabilisce chi, tra software house e committente, diventa titolare del codice sorgente, ossia della componente del software tutelata dal diritto d'autore;
• contratto di branding, relativo all'immagine e alla comunicazione dell'impresa o del professionista, di cui ci occupiamo anche nello specifico ambito della consulenza legale alle web agency.

Quali sono le clausole imprescindibili in un contratto di proprietà intellettuale?

Senza pretesa di esaustività, di seguito descriviamo alcune clausole che non dovrebbero mancare in un contratto che disciplina, tra gli altri, anche i diritti di proprietà intellettuale.

1. Oggetto del contratto e modalità di esecuzione: il contratto deve circoscrivere con la massima precisione il proprio ambito d'azione. Ad esempio, se si tratta di un contratto di prestazione d'opera intellettuale in forza del quale un creator si obbliga a creare dei contenuti originali su commissione, è necessario descrivere analiticamente le caratteristiche, anche quantitative, dei contenuti da realizzare, e fornire direttive precise al creator affinché il risultato sia conforme alle aspettative del committente.
2. Corrispettivi: se la realizzazione o la cessione di un'opera o, anche, la concessione in licenza di un marchio, sono a titolo oneroso, ossia prevedono il pagamento di un corrispettivo, il contratto deve precisarlo espressamente, anche con riferimento ai termini e alle condizioni di pagamento.
3. Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale: come anticipato, il cuore di un contratto relativo ai diritti IP deve indicare con la massima precisione quale sia la sorte dei suddetti diritti. Ad esempio: nell'ambito di opera dell'ingegno realizzata su committenza, a chi appartengono i relativi diritti d'autore? Per stabilirlo con certezza, occorre scriverlo chiaramente nel contratto; in particolare, occorrerà precisare se i diritti di sfruttamento economico dell'opera si trasmettono al committente in forza del contratto, oppure rimangono, anche solo parzialmente, in capo all'autore.
4. Obbligazioni delle parti: con questa clausola si indicano quali sono tutti gli obblighi che gravano su ciascuna parte – ad esempio, nell'ambito di un contratto di outsourcing, a fronte dell'obbligo del freelance di realizzare un sito web e di cedere al committente tutti i relativi diritti economici d'autore, il committente si obbliga a corrispondere al creator i compensi pattuiti.
5. Riservatezza: se, nell'ambito della collaborazione, le Parti si scambiano reciprocamente informazioni o altri elementi che vorrebbero mantenere riservati, attraverso questa clausola si garantiscono vicendevolmente il conseguimento di tale obiettivo. È possibile prevedere una somma a titolo di penale per il caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, anche a scopo deterrente.