Ti hanno copiato il marchio? Come bloccare la domanda di registrazione con l'opposizione.

INDICE:

• COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE?
• CHI PUÒ ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE? 
• QUAL È LA PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE?
• LA PROVA D'USO EFFETTIVO DEL MARCHIO ANTERIORE
• L'ESITO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE?

Molti imprenditori pensano che, quando nasce un conflitto tra marchi, l’unica strada sia il tribunale. In realtà, il Codice della Proprietà Industriale prevede una procedura amministrativa finalizzata a paralizzare la registrazione di nuovi marchi potenzialmente confliggenti con marchi registrati preesistenti. Funziona così: quando viene depositato un nuovo marchio, il titolare di un marchio anteriore può presentare opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione, termine stabilito a pena di decadenza.

CHI PUÒ ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE? 

Chi può attivare questo procedimento?
•    il titolare di un marchio registrato;
•    chi ha già depositato una domanda di registrazione precedente rispetto a quella che si sottopone a censura con l'opposizione;
•    e anche il licenziatario esclusivo di un marchio registrato o depositato. 

QUAL È LA PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE?

L’opposizione si svolge davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e serve a impedire la registrazione del nuovo marchio, sempre che l’Ufficio ritenga che tra i due marchi coinvolti sussista un rischio di confusione. Dopo il deposito dell’istanza di opposizione, l’ufficio ne verifica l’ammissibilità, e assegna alle parti un termine per cercare di definire bonariamente la vicenda trovando un accordo (cosidddetto cooling-off period); in mancanza di raggiungimento dell’accordo, si apre una fase contenziosa. 

LA PROVA D’USO EFFETTIVO DEL MARCHIO ANTERIORE

Un aspetto molto importante nell'ambito del procedimento di opposizione riguarda la cosiddetta "prova d’uso" del marchio preesistente. Se il marchio anteriore è registrato da oltre 5 anni, la controparte può chiedere al relativo titolare di dimostrare che quel marchio venga effettivamente utilizzato. Se il titolare del marchio preesistente non riesce a fornire la prova d’uso effettivo del marchio, l’opposizione può essere respinta.

L’ESITO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

All’esito della fase contenziosa l’Ufficio, se accoglie l’opposizione, può respingere la domanda di registrazione del nuovo marchio oppure ammetterla limitatamente a solo alcuni dei prodotti o servizi per cui era stata depositata. Molti conflitti tra marchi si risolvono già in questa fase amministrativa, senza arrivare in tribunale. Ma attenzione: i termini sono molto brevi (come detto, 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione, a pena di decadenza). 

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