NULLITÀ DEL MARCHIO PER REGISTRAZIONE IN MALA FEDE: IL CASO TAFFO

NULLITÀ DEL MARCHIO PER REGISTRAZIONE IN MALA FEDE: IL CASO TAFFO

Il tribunale di Roma ha recentemente dichiarato la nullità del noto marchio Taffo. Cerchiamo di capire cosa ha determinato questa decisione. 

L'impresa di onoranze funebri che porta il nome Taffo è particolarmente conosciuta dal pubblico per le innovative e ironiche campagne pubblicitarie, diventate virali. 

Il marchio Taffo prende il nome dal fondatore dell'impresa, Gaetano Taffo che, fintantoché era in vita, non si era mai premurato di registrarlo: alla morte del titolare Gaetano, il marchio Taffo era, quindi, un cosiddetto marchio di fatto (ossia, non registrato), bene entrato in comunione ereditaria e conteso tra i molteplici eredi del fondatore.

Deceduto il titolare, l'attività d'impresa è stata portata avanti e contrassegnata dallo stesso segno “TAFFO”, tanto dall'originaria impresa di famiglia Taffo Gaetano & Figli s.n.c. quanto dalle altre società - sempre di onoranze funebri - che nel tempo sono state costituite da altri eredi di Gaetano Taffo. 

In sostanza, per alcuni anni, gli eredi, in qualità di contitolari, hanno tutti utilizzato il marchio di fatto "Taffo", per contraddistinguere le proprie molteplici attività d'impresa, tra loro concorrenti.

A un certo punto, però, la Taffo Gaetano & Figli s.n.c. decide unilateralmente di registrare il marchio "Taffo funeral services" dapprima presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchio e successivamente presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, acquisendo così un diritto di esclusiva sul segno, tale da escludere il diritto degli altri coeredi a farne uso. 

Gli altri coeredi, però, non hanno cessato le proprie attività concorrenti, quindi Taffo Gaetano & Figli s.n.c. li ha citati in giudizio per presunta contraffazione del marchio registrato e concorrenza sleale. I coeredi si sono costituiti in giudizio e si sono difesi contestando le accuse di contraffazione e concorrenza sleale e lamentando che la registrazione del marchio "Taffo funeral services" da parte di Taffo Gaetano & Figli s.n.c. sarebbe stata effettuate senza il loro consenso e, quindi, illecitamente. 

Come già precisato in molteplici occasioni dai tribunali italiani, se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le relative facoltà sono disciplinate, salvo diversi accordi tra le parti, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

Ne consegue che l'uso del marchio in comunione da parte del singolo non può impedire che gli altri ne facciano parimenti uso. Per tale ragione, deve essere esclusa la possibilità di utilizzo unilaterale del marchio, in quanto ciò comporterebbe la facoltà di vietarne agli altri contitolari di farne uso, privandoli quindi del diritto di esclusiva che spetterebbe anche a loro.

Dato che la società Taffo Gaetano & Figli s.n.c. aveva, come detto, registrato il marchio "Taffo funeral services" unilateralmente, ossia senza il consenso unanime degli altri coeredi, il tribunale di Roma ha ritenuto che tale registrazione fosse stata effettuata in malafede. La malafede si configura quando il soggetto che registra il marchio è consapevole che la propria azione comporta un pregiudizio ad un soggetto terzo. La sanzione che discende dalla registrazione di un marchio in malafede è la nullità della registrazione stessa e del marchio. 

Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto innegabile che all'atto del deposito delle domande di registrazione del marchio i richiedenti fossero pienamente consapevoli che la registrazione avrebbe arrecato un evidente pregiudizio agli altri membri della famiglia. Pare, peraltro, che le domande di registrazione siano state presentate agli uffici competenti tenendo gli altri contitolari all'oscuro di tutto, con l'evidente intenzione di estrometterli. 

Per tali ragioni, il tribunale ha dichiarato la nullità dei marchi registrati da Taffo Gaetano & Figli s.n.c., condannando anche la società soccombente alla refusione delle spese del giudizio.

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