Registrazione del marchio: le ricerche di anteriorità e i criteri per il confronto tra segni

Cosa bisogna fare prima di depositare la domanda di registrazione del marchio?

Hai un'attività e finalmente hai deciso di registrare il marchio che contrassegna i prodotti o i servizi del tuo brand. Prima di procedere dovrai verificare se il segno che hai prescelto sia conforme ai requisiti previsti dalla legge, tra cui, innanzitutto, la novità, il carattere distintivo e la liceità.

Il requisito della novità è particolarmente insidioso perché potrebbero esistere, anche a tua insaputa, marchi già anteriormente registrati simili, molto simili o identici al segno che vorresti registrare come marchio. Il titolare del marchio registrato anteriore potrebbe opporsi alla tua richiesta di registrazione del marchio e, in tal caso, si aprirebbe un contenzioso.

Cosa sono le ricerche di anteriorità?

Per tentare di evitare tale scenario, prima di procedere alla registrazione del marchio è opportuno svolgere le cosiddette “ricerche di anteriorità”, cioè verifiche finalizzate a stabilire se esistano marchi già registrati identici o simili al tuo segno. Sul sito dell'Euipo, l'Ufficio europeo della proprietà intellettuale, è possibile accedere a un motore di ricerca che permette di confrontare il tuo marchio (denominativo e/o figurativo) con i marchi già registrati sul territorio europeo e non solo.

Per svolgere tale confronto efficacemente occorre conoscere, quanto meno a grandi linee, quali siano i criteri principali dettati dalla normativa e dalla giurisprudenza europee in materia di confronto tra marchi.

La Corte di Giustizia Europea ha precisato che qualora sussista una qualche somiglianza tra segni, per quanto debole, occorre effettuare una valutazione globale dei segni al fine di accertare se, in forza di tale somiglianza, sussista un rischio di confusione tra i marchi.

Quali sono i criteri principali per confrontare due o più marchi?

Innanzitutto, quando si confronta il proprio segno con quelli anteriori già registrati, occorre immedesimarsi nel consumatore medio e chiedersi se tale consumatore potrebbe essere portato a credere che i prodotti o servizi recanti il nostro segno provengano dalla stessa impresa dei prodotti o servizi recanti un marchio anteriore, già registrato. Se la risposta a questo interrogativo è affermativa, ciò potrebbe costituire un problema (come, ad esempio, il rischio di contraffazione del marchio).

In sostanza, un segno non è idoneo alla registrazione come marchio se la similitudine con un altro marchio già registrato è tale da far sì che sussista un rischio di confusione tra i due segni.

In Europa, se il marchio anteriore è un marchio nazionale, il rischio di confusione deve essere valutato tenendo in considerazione il pubblico di riferimento in quel particolare Stato membro dell'Unione europea. La percezione della somiglianza può differire da uno Stato membro all'altro a causa delle differenze nella pronuncia o nel significato delle parole che compongono il segno.

Il rischio di confusione deve essere valutato confrontando i segni sul piano visivo, fonetico e concettuale. Inoltre, i segni devono essere confrontati esclusivamente nella forma in cui sono protetti, cioè nella forma in cui vengono registrati o richiesti.

Il grado di distintività degli elementi che compongono il marchio.

Nella comparazione dei segni, la loro somiglianza visuale, fonetica e concettuale dev'essere valutata ponderando gli elementi che coincidono e quelli differenti, nonché l'impatto di tali elementi sull'impressione generale del segno sul consumatore medio.

Inoltre, quando si confrontano segni non identici (ma potenzialmente simili), si deve valutare il grado di carattere distintivo (forte o debole) degli elementi che li compongono.
In particolare, in sede di valutazione della somiglianza dei segni, dovrebbe essere determinato il grado di distintività dei loro elementi coincidenti e di quelli divergenti.

Per "elementi" di un marchio denominativo si intendono, ad esempio, le molteplici parti che compongono la parola oggetto di registrazione; prendiamo ad esempio il marchio “Fruttisol”, composto dalle parole “FRUTTI” e “SOL”, entrambe "elementi" del segno.

Un elemento di un marchio ha un forte carattere distintivo se non ha alcun legame concettuale con il prodotto contrassegnato. Un elemento di un segno ha un carattere distintivo tenue o debole se si riferisce a caratteristiche dei prodotti e servizi, senza tuttavia essere esclusivamente descrittivo degli stessi. Ad esempio, se volessimo registrare come marchio il segno “Fruttisol” per contrassegnare succhi di frutta, dovremmo tenere in considerazione che i due elementi di cui è composto, “FRUTTI” e “SOL”, in quanto parzialmente descrittivi del prodotto che contrassegnano, sono elementi dotati di un basso grado di distintività.

Di regola, se due segni presentano una coincidenza in un elemento molto distintivo o una differenza in un elemento con poco o nessun carattere distintivo, tale circostanza tende ad aumentare il grado di somiglianza tra i due segni confrontati. Invece, se i due segni presentano una coincidenza in un elemento con un carattere distintivo ridotto o del tutto assente, dovrebbero essere considerati diversi tra loro.

Ad esempio, i marchi già registrati simili al segno “Fruttisol”, in quanto riportanti la parola “frutti”, hanno in comune con il segno che vorremmo registrare un elemento che è poco distintivo: da ciò si potrebbe dedurre che i due segni sono debolmente simili e che, dunque, tra loro non sussiste un rischio di confusione. Tuttavia, tale esito non è scontato perché occorre tenere in considerazione anche altri elementi.

La rilevanza della parte iniziale del marchio denominativo.

A parere della giurisprudenza europea, la prima parte di un segno denominativo è quella che di solito attira principalmente l'attenzione del consumatore e, pertanto, quella che sarà ricordata più chiaramente rispetto al resto del segno.

Tornando al nostro esempio precedente, nel marchio “Fruttisol”, che vorremmo registrare per contrassegnare succhi di frutta, in applicazione di questo principio, la parola “FRUTTI”, salterebbe all'occhio del consumatore più della parola “SOL”.

Tuttavia, come già anticipato, anche se un elemento è identico a quello di altri segni già registrati, il grado di somiglianza è, di regola, considerato più tenue se tale elemento è dotato di scarsa distintività (come accade proprio per il prefisso "FRUTTI", dotato di debole carattere distintivo perché evocativo del prodotto che contrassegna ossia, come detto, succhi di frutta).

La somiglianza e la divergenza concettuale tra i marchi; il principio di “neutralizzazione”.

Un ulteriore aspetto che deve essere considerato nella valutazione della somiglianza tra segni è quello concettuale: nei casi in cui il segno presenta un significato chiaro e specifico che possa essere colto immediatamente, la differenza concettuale con altri segni (simili, ad esempio, sotto il profilo visivo e/o fonetico) può compensare la somiglianza visiva e auditiva tra i segni: questo è il cosiddetto principio della neutralizzazione. Affinché sia possibile applicare il principio della neutralizzazione, occorre che il significato del segno sia chiaro e specifico per l'intero pubblico rispetto al quale i segni presentano una somiglianza visiva o fonetica.

Ad esempio: il segno “Fruttisol” presenta delle analogie concettuali con il marchio “Solfrutta”. Tale analogia concettuale sarà evidente solo al consumatore medio che ha una conoscenza base della lingua italiana o spagnola, che assocerà entrambi i marchi ai concetti di “frutta” e “sole”.

Differente sarà la percezione da parte del pubblico di Stati membri dell'Unione Europea come Ungheria, Finlandia e Lituania, nei quali i medesimi concetti sono descritti con parole molto diverse da “frutta” e “sole”. Tuttavia, a parere della giurisprudenza europea, per fondare un'opposizione alla registrazione del marchio è sufficiente che il rischio di confusione tra marchi sussista anche in un solo degli Stati membri coinvolti.

La rilevanza dell’impressione complessiva del segno nella valutazione del rischio di confusione.

Al di là dei criteri tecnici per il confronto tra marchi, per stabilire se sussiste un rischio di confusione tra due segni occorre anche considerare l'impressione complessiva che tali segni provocano sul consumatore medio: di conseguenza, se l'Ufficio presso cui si è richiesto di registrare il segno riterrà che sussiste un rischio di confusione perché, complessivamente, due segni si assomigliano (a prescindere dai singoli elementi di differenziazione), il titolare della domanda di registrazione del segno più recente dovrà rinunciare a registrare quel segno come marchio per quel determinato territorio e valutare alternative adeguate.