Come è noto, con la registrazione del marchio, il titolare del segno acquista un diritto di esclusiva sull’utilizzo del marchio per contrassegnare i propri servizi e/o prodotti e può opporsi a qualsiasi uso non autorizzato di segni identici o simili. Tale diritto di esclusiva ha una durata di dieci anni, ferma la facoltà del titolare di rinnovare il proprio diritto senza limiti per ulteriori periodi di dieci anni, attraverso il pagamento in favore dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM – per quanto riguarda i marchi italiani) o in favore dell’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO – per quanto riguarda i marchi dell’Unione Europea) delle relative tasse di rinnovo.

Con la registrazione del marchio, dunque, si acquisisce un diritto potenzialmente perpetuo – per questo, ironicamente, tra gli addetti ai lavori si suol dire che “un marchio è per sempre”.

Tale diritto, tuttavia, può estinguersi per molteplici cause come accade, ad esempio, quando viene dichiarata la nullità o la decadenza del marchio.

Poiché tra le cause di estinzione del diritto di esclusiva connesso al marchio vi è, tra l’altro, il mancato pagamento delle citate tasse di rinnovo della privativa, di regola il titolare che non ha più interesse a mantenere in vita il proprio marchio registrato – ad esempio, perché ha registrato un nuovo marchio dotato di una diversa grafica più accattivante, oppure perché ha cessato la propria attività – si limita ad attendere il decorso del tempo e, alla scadenza dei dieci anni, ad astenersi dal corrispondere la tassa di rinnovo all’ufficio competente.

In cosa consiste la rinuncia al marchio registrato? In quali casi concreti potrebbe essere necessario usufruirne?

Tuttavia, in alcuni casi, invero sporadici ma non per questo meno significativi, il titolare di un marchio registrato potrebbe avere l’esigenza di rinunciare espressamente al marchio. Tale scenario potrebbe configurarsi, ad esempio:

  • in caso di conciliazione (stragiudiziale o giudiziale) di una controversia tra due soggetti titolari di marchi potenzialmente confliggenti in quanto identici o simili: all’esito di tale conciliazione, le parti potrebbero decidere che a fronte della rinuncia di una parte al marchio, la seconda parte si obbliga a pagare alla prima una somma a scopo conciliativo;
  • in caso di cessione (a titolo gratuito od oneroso) del marchio e dei diritti di esclusiva in esso incorporati da parte del titolare in favore di un terzo.

Insomma, in qualsiasi momento dopo la registrazione, il titolare di un marchio italiano o dell’Unione europea può rinunciare al marchio in relazione a tutti o a parte dei beni e servizi per cui è registrato.

La rinuncia al marchio, infatti, può essere totale o parziale. La rinuncia parziale si configura quando il titolare intende rinunciare al marchio in relazione non a tutti, ma solo ad alcuni, dei beni e servizi per cui il marchio era stato in origine registrato.

Se il marchio è stato concesso in licenza, per la rinuncia occorre l’autorizzazione scritta da parte di ciascun licenziatario.

Qual è la procedura da seguire per rinunciare al marchio?

La rinuncia dev’essere effettuata seguendo le procedure prescritte dall’UIBM per i marchi italiani e dall’EUIPO per quanto riguarda i marchi dell’Unione europea.

In particolare, la procedura prevista per la rinuncia a un marchio registrato italiano è particolarmente complessa e farraginosa.

Poiché la rinuncia al marchio integra una rinuncia a un diritto soggettivo, l’UIBM richiede che il titolare sottoscriva una dichiarazione di rinuncia, che poi dovrà essere registrata e bollata presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. La registrazione è soggetta all’imposta di registro in misura fissa, pari a euro 200 – cui vanno sommate le imposte di bollo.

A seguire, il titolare – in proprio o tramite rappresentante munito di procura (avvocato o consulente di proprietà industriale) – dovrà depositare presso l’UIBM (in forma cartacea o attraverso il deposito telematico) o presso la Camera di Commercio apposita istanza di rinuncia al marchio, allegando altresì l’anzidetta dichiarazione di rinuncia registrata e bollata presso l’Agenzia delle Entrate.

Quali sono gli effetti della rinuncia al marchio?

Ricevute l’istanza e la dichiarazione di rinuncia, l’Ufficio competente svolge le dovute verifiche formali sulla correttezza e completezza della documentazione depositata e, in caso di esito positivo, iscrive nel relativo registro l’intervenuta rinuncia al marchio.

I diritti del titolare del marchio registrato, nonché dei suoi licenziatari, decadono con efficacia ex nunc dalla data dell’iscrizione della rinuncia nel registro. La rinuncia non ha, quindi, effetti retroattivi, ma solo pro futuro.

Con l’iscrizione della rinuncia il marchio cessa di esistere; di conseguenza, il titolare del marchio non potrà più far valere alcun diritto fondato su quel segno.

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