Nullità e decadenza del marchio: Cause, conseguenze, procedimento ed esempi pratici

Quando il marchio è “invalido”?

Il marchio è uno dei segni distintivi dell'imprenditore - in particolare, il segno con cui l'imprenditore contrassegna i propri prodotti e servizi, così distinguendoli dai prodotti e servizi di altri imprenditori.

Vi sono alcuni casi in cui il marchio è affetto da vizi che lo rendono “invalido”. Al riguardo la legge distingue tra cause di nullità del marchio e cause di decadenza.

Che differenza c'è tra nullità e decadenza?

La nullità è un vizio originario del marchio; si tratta di un vizio che, dunque, sussisteva già al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio. In altre parole: è stato registrato un marchio che fin da subito non avrebbe potuto essere registrato poiché non rispondente ai requisiti previsti dalla legge per legittimarne la registrazione.

La decadenza, invece, è un vizio sopravvenuto del marchio. Al momento della presentazione della domanda di registrazione, il marchio presentava tutti i requisiti di legge; tali requisiti sono venuti meno nel tempo, determinando la decadenza del marchio.

Quali sono i casi di nullità (assoluta e relativa) del marchio?

La legge distingue tra cause di nullità assoluta e cause di nullità relativa del marchio.

I casi principali di marchio affetto da nullità assoluta sono i seguenti:

- segni privi di carattere distintivo, ossia non idonei a svolgere la principale funzione del marchio, ossia quella di distinguere i prodotti di un imprenditore da quelli di altri;

- segni illeciti; sono considerati illeciti i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; ad esempio non potrebbe essere registrato in quanto contrario al buon costume un marchio contenente parole o immagini oscene; sono inoltre illeciti i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Ad esempio, è stato dichiarato nullo il marchio Cotonelle, che contraddistingueva, tra l'altro, della carta igienica, poiché nella composizione del prodotto non vi era una percentuale di cotone. Il nome Cotonelle, dunque, rischiava di far sorgere nel consumatore la convinzione erronea che il prodotto contenesse del cotone;

- segni esclusi dalla registrazione in forza di normative nazionali o europee o di accordi internazionali firmati dall'Italia (ad esempio: relativi alla tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti (contrassegnate dalla nota sigla DOP) o delle indicazioni geografiche (dette IGP).

Invece, la nullità del marchio è solo relativa nei casi seguenti:

- segno escluso dalla registrazione in quanto identico a un marchio già registrato da altri per prodotti o servizi identici;

- segno escluso dalla registrazione in quanto simile a un marchio già registrato da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

- segno escluso dalla registrazione in quanto simile a un marchio già registrato da altri anche per prodotti non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza. Il marchio di rinomanza è il marchio generalmente conosciuto o riconoscibile tra il pubblico dei consumatori: l'uso di un marchio contraffatto identico o simile a un marchio di rinomanza fa acquisire al contraffattore un indebito vantaggio grazie al carattere distintivo o alla rinomanza del segno oppure potrebbe recare pregiudizio allo stesso;

- infine è affetto da nullità relativa il segno simile a un marchio che, seppur non ancora registrato, è già notoriamente conosciuto dal pubblico dei consumatori.

Il regime giuridico della nullità assoluta del marchio si differenzia da quello della nullità relativa perché:

- la nullità assoluta può essere fatta valere da qualunque interessato;

- la nullità relativa può essere fatta valere solo dal titolare di un marchio anteriore.

Quali cause determinano la decadenza del marchio?

L’istanza di decadenza del marchio, può essere presentata nei seguenti casi:

- volgarizzazione del marchio;

- ingannevolezza sopravvenuta;

-  mancato uso.

Vediamoli uno per uno:

volgarizzazione del marchio

Il marchio legittimamente registrato, e dotato di capacità distintiva al momento di presentazione della domanda di registrazione, perde progressivamente tale attitudine distintiva a causa del suo uso: in particolare, può capitare che un marchio, soprattutto se molto noto e usato tra i consumatori, diventi denominazione generica del prodotto che contrassegna.

Cellophane, Scottex, Scotch, Biro, Barbie, Premaman, Mocio, Sottilette sono alcuni tra gli esempi di marchi “volgarizzati” e dichiarati decaduti in Italia, ossia segni che sono diventati diffusamente usati nel linguaggio comune con un significato più ampio rispetto a quello originario.

ingannevolezza sopravvenuta

 Il marchio legittimamente registrato decade se diventa, attraverso il suo utilizzo, idoneo a indurre in inganno il pubblico dei consumatori circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o dei servizi che contrassegna. Tale marchio viene tecnicamente denominato “decettivo”, ossia “ingannevole”. Un marchio che all'atto della registrazione era stato ritenuto valido può divenire ingannevole per via dell'uso che ne viene fatto dal titolare o del contesto traviante in cui viene utilizzato.

Decadenza per non uso

Il non uso del marchio ne determina la decadenza solo se è protratto per 5 anni.

Al pari della nullità assoluta, anche la decadenza del marchio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Cosa succede a seguito di una pronuncia di nullità o di decadenza del marchio?
 

A seguito della pronuncia di decadenza del marchio o di accertamento della sua nullità, il segno perde lo status di marchio registrato e, di conseguenza, il relativo titolare non potrà più vantare su di esso un diritto di privativa o di esclusiva.

Il nuovo procedimento amministrativo per l'accertamento della nullità e decadenza dei marchi

A partire dal 29 dicembre 2022, è stato introdotto un nuovo procedimento di natura amministrativa, che prevede la facoltà di presentare davanti all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, anziché davanti al tribunale, un'istanza per l'accertamento della nullità o della decadenza di un marchio registrato.

Prima, la nullità o la decadenza di un marchio potevano essere pronuciate solo tramite azione giudiziaria promossa davanti al giudice, con costi e tempistiche rilevanti.

Con il nuovo procedimento viene inaugurato un cosiddetto doppio binario che consente, in alternativa all'azione giurisdizionale, l'instaurazione di un procedimento amministrativo davanti all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti. Il nuovo procedimento è stato recentemente introdotto nell'ordinamento italiano in esecuzione della Direttiva europea numero 2436 del 2015, al fine di prevedere una “procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa”.

Come funziona il procedimento e chi può presentare l’istanza?

L'istanza di nullità e decadenza può essere depositata dagli stessi soggetti autorizzati a presentarla in sede giudiziale, pagando una somma pari a 500 euro a titolo di “diritti di deposito dell'istanza”.

L'istanza di nullità e di decadenza del marchio può essere depositata negli stessi molteplici casi che abbiamo analiticamente elencato nel nostro precedente video in materia.  Come visto, ad esempio, il marchio è nullo – e può essere dichiarato tale – quando è privo di carattere distintivo, ossia non è idoneo a svolgere la sua principale funzione, ossia quella di distinguere i prodotti e servizi di un imprenditore da quelli di altri oppure quando è identico o simile ad un marchio già registrato precedentemente.

Invece, l'istanza di decadenza può essere presentata, ad esempio, quando il marchio non è utilizzato da più di cinque anni, oppure quando è intervenuto il fenomeno della cosiddetta volgarizzazione del marchio: tale fenomeno si verifica quando un marchio, che al momento della registrazione presentava carattere distintivo, perde progressivamente tale carattere perché la sua denominazione viene generalmente utilizzata dai più come nome comune del prodotto che contraddistingue (come è avvenuto, ad esempio, per il Domopak, o per la Biro).

Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile, l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti informa le parti dell'instaurazione del procedimento e della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, termine prorogabile più volte su istanza congiunta delle parti, fino al massimo di un anno.

In assenza di accordo viene assegnato al titolare del marchio contestato l'ulteriore termine di sessanta giorni per depositare osservazioni e, se si contesta la decadenza per non uso, per depositare l'eventuale richiesta di prova d'uso. Scaduto tale termine, se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare.

Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio un ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. Se, invece, il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.