Cosa succede in caso di mancato uso del marchio registrato?

L’articolo 24 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) prevede che il non uso effettivo di un marchio registrato, entro cinque anni dalla registrazione o che si sia protratto per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni, ne determina la decadenza, salvo che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.

La finalità principale dell’istituto della decadenza per non uso è di scongiurare il rischio di distorsioni del mercato e della concorrenza tra imprenditori, che potrebbero generarsi se fosse consentito appropriarsi di marchi, poi concretamente non utilizzati, registrati solo per “sottrarli al mercato” (cosiddetto fenomeno di accaparramento dei marchi). Come è noto, infatti, attraverso la registrazione del marchio, il titolare acquisisce un diritto di esclusiva sul segno, che si concretizza, tra l’altro, nel diritto di vietare a chiunque l’utilizzo di un segno identico o simile. L’ordinamento ritiene essenziale che al monopolio di diritto che viene a crearsi con la registrazione del marchio, corrisponda un utilizzo concreto (ossia, di fatto) del segno.

Per tale ragione, la legge prevede che per continuare a godere del diritto di esclusiva sul segno è necessario utilizzarlo in maniera effettiva.

Chi è legittimato a eccepire la decadenza per non uso?

La decadenza per non uso del marchio non si produce ex lege attraverso il mero non uso protratto oltre il termine quinquennale. La decadenza, infatti, deve essere eccepita da un soggetto terzo che abbia ne abbia interesse, ad esempio, un imprenditore concorrente del titolare che ritenga che la permanenza in vita del marchio non utilizzato pregiudichi la propria attività. Ai fini dell’accertamento della decadenza del marchio non è necessario provare di essere titolari di un interesse ulteriormente qualificato.

La domanda di accertamento della decadenza potrà essere proposta sia davanti al tribunale competente (per territorio e per materia), sia presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, attraverso l’instaurazione di un apposito procedimento amministrativo, rimedio introdotto nell’ordinamento italiano a partire dal 2023.  

Può richiedere la decadenza per non uso qualunque imprenditore concorrente, anche potenziale o futuro, che affermi di ritenere l’esistenza del marchio un ostacolo all’esercizio della sua attività, senza che debba essere dimostrato un interesse più specifico.

Come è disciplinato il regime dell’onere della prova?

Originariamente il CPI prevedeva che onerato di provare l’intervenuta decadenza del marchio per non uso fosse il soggetto interessato ad accertare la decadenza anzidetta. Una recente riforma normativa (D.lgs. 15/2019), in recepimento della direttiva UE 2015/2436, ha introdotto una vera e propria inversione dell’onere della prova nell’ambito delle azioni di decadenza per non uso: oggi è il titolare del marchio che subisce l’azione a dover dimostrare un uso effettivo e non meramente simbolico del marchio che si suppone essere decaduto, al fine di preservare il proprio diritto di privativa. Il cambiamento è significativo perché oggi il soggetto interessato all’accertamento dell’intervenuta decadenza del marchio può limitarsi ad allegare la circostanza della decadenza; in passato, su tale soggetto gravava l’onere, affatto agevole da soddisfare, di provare, ad esempio, facendo anche ricorso a onerose indagini investigative e/o demoscopiche, il non uso ininterrotto del marchio, protratto per almeno cinque anni.

Come impedire il maturare della decadenza per non uso?

Alla luce di tale novità in materia di onere probatorio, l’imprenditore che intende scongiurare il rischio di decadenza del proprio marchio dovrà avere cura di precostituirsi e conservare ordinatamente le prove dell’utilizzo costante del segno. L’utilizzo, però, dovrà essere serio ed effettivo: ad esempio, l’imprenditore che per evitare di incorrere nella decadenza per non uso si limiti a ri-depositare il proprio marchio, non preserverebbe utilmente il segno: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, ha statuito che tale comportamento, in quanto elusivo della normativa in materia di uso effettivo del marchio, integra una registrazione in mala fede.

Cosa si intende per “uso effettivo del marchio” idoneo a escludere la decadenza?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europe (CGUE) ha chiarito le specificato che deve trattarsi di uso reale e concreto, con esclusione di ipotesi di uso meramente simbolico, sporadico o episodico.

In termini più concreti, affinché l’uso del marchio possa considerarsi effettivo occorre che il segno venga utilizzato per contrassegnare prodotti o servizi dell’imprenditore presenti sul mercato (o la cui immissione sul mercato è prossima); in altre parole il marchio deve essere sottoposto a uno sfruttamento commerciale.

Ad esempio, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’utilizzo del marchio solo su gadget promozionali offerti (ma non sul prodotto principale commercializzato dall’impresa) non integra uso effettivo del segno, dato che la distribuzione dei gadget non avrebbe lo scopo di alimentare il mercato dell’imprenditore (nel caso di specie, l’imprenditore aveva impresso il marchio, di cui era stata eccepita la decadenza, su bevande offerte gratuitamente alla clientela; il prodotto principale che commercializzava era, però, abbigliamento).  Secondo la giurisprudenza europea, inoltre, la sola presenza del marchio sul sito web dell’imprenditore non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’uso effettivo del marchio – occorrerebbe provare altresì la sussistenza di vendite on-line dei prodotti contrassegnati dal segno.

La tendenza delle corti italiane appare più conciliante e, in particolare, è stato ritenuto uso effettivo del marchio:

  • anche un utilizzo meramente pubblicitario (senza, dunque, apposizione del segno sui servizi o prodotti commercializzati);
  • anche un utilizzo discontinuo e non particolarmente assiduo, a condizione che comprenda una concreta distribuzione dei prodotti al pubblico dei consumatori.

In quali casi eccezionali il non uso non determina la decadenza del marchio?

Se il titolare del marchio, dopo oltre cinque anni di non utilizzo, ricomincia a fare uso effettivo del segno, la decadenza viene “sanata”. Infatti, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, CPI, «salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio». Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti medio tempore sul marchio dai terzi: tali soggetti sono legittimati a invocare la decadenza del marchio, anche se, nel frattempo, il titolare ne aveva ripreso l’uso effettivo.

Inoltre, esistono dei casi in cui il non uso protratto per oltre cinque anni viene considerato “legittimo” e quindi non determina la decadenza del marchio. Tale caso si concretizza quando il mancato uso è dipeso da ragioni indipendenti dalla volontà del titolare, ossia, ad esempio, in caso di conflitti bellici, catastrofi naturali, diniego di un’autorizzazione da parte dell’amministrazione pubblica.

 

Per ricevere una consulenza mirata sui marchi, contattaci

Inviando confermo il consenso al trattamento dei dati personali che ho inserito nel modulo disciplinato dalla Privacy Policy